日前，最高院改判“東風”定牌加工不侵權(quán)的再審判決作出后，立即引起業(yè)界的重大反響，OEM再次成為知產(chǎn)界討論和分析的熱點。實際上，OEM產(chǎn)業(yè)具有社會分工更加精細、利潤分配更加合理、資源配置更加優(yōu)化等特點，在我國經(jīng)濟中也一直扮演著重要角色，其作用體現(xiàn)在解決就業(yè)、出口創(chuàng)收等各個方面。因此，進一步明確OEM案件的裁判標準便顯得尤為重要，這也將有利于國際貿(mào)易合作的開展。

　　OEM是國際貿(mào)易中逐漸形成的一種合作方式，英文全稱為Original Equipment Manufacturer，目前我國法律還沒有對此作出明確的規(guī)定。通常情況下，OEM是指境內(nèi)企業(yè)接受境外商標權(quán)人或商標使用權(quán)人的委托，按照要求加工產(chǎn)品，并在產(chǎn)品上貼附境外委托人提供的商標，最終將全部產(chǎn)品交付給境外委托人，但不在我國境內(nèi)銷售的生產(chǎn)加工模式。

　　根據(jù)知產(chǎn)寶發(fā)表的《用109個案例看OEM司法認定》中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前已有至少109個與OEM相關(guān)的判例，其中90個為侵權(quán)案件，19個為行政案件，具體如下表所示。

　　從表中可以直觀地看出，OEM案件主要集中在侵權(quán)方面，絕大多數(shù)案件均認定“未構(gòu)成商標使用”和“不侵權(quán)”。但是，在行政案件方面，絕大多數(shù)案件又認定“構(gòu)成商標使用”，這與民事案件的結(jié)論存在矛盾。實際上，不同的裁判結(jié)論體現(xiàn)了不同時期司法實踐的不同裁判標準。接下來，本文將通過具體的案例進行分析。

　　民事侵權(quán)案件中OEM案件的司法認定及發(fā)展歷史

　　（一）早期各地法院機械地適用《商標法》中的侵權(quán)條款，普遍認定OEM行為構(gòu)成商標侵權(quán)

　　在早期（約在2002-2005年間），各地法院更為關(guān)注“形式正義”，普遍認定OEM行為構(gòu)成侵權(quán)，認為根據(jù)地域保護原則，在我國核準注冊的商標，應(yīng)對其進行無條件的保護，他人不得以任何方式侵害該注冊商標的專用權(quán)。因此，各地法院多認為OEM行為屬于修改前《商標法》第五十二條規(guī)定的情形，應(yīng)當認定侵權(quán)。

　　最為典型的案例是廣東省深圳市中級人民法院于2002年12月10日作出的(2001)深中法知產(chǎn)初字第55號判決（Nike案）。該案中，廣東省深圳市中級人民法院認定，國外定作方、國內(nèi)出口方、國內(nèi)加工方在主觀上有意思上的聯(lián)絡(luò)，行為上有明確的分工，其行為共同構(gòu)成商標侵權(quán)。隨后，浙江省寧波市中級人民法院(2005)甬民二初字第232號民事判決（RBI案一審）也采納此觀點。浙江省高級人民法院的(2005)浙民三終字第284號民事判決（RBI案二審）亦認定：“根據(jù)《商標法》第五十二條第(一)項規(guī)定，是否構(gòu)成商標侵權(quán)，并非以造成混淆或誤認為構(gòu)成要件，而是以是否在相同或類似商品上使用了與注冊商標相同或近似的商標；是否造成混淆或誤認，僅是判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán)的直接要件。”

　?。ǘ┲衅诟鞯胤ㄔ洪_始重視“實質(zhì)正義”，認定OEM行為未構(gòu)成侵權(quán)，支持的理由主要集中在“不會造成混淆誤認”，不符合商標侵權(quán)的基本要件

　　隨著OEM案件的增多，早期的“形式主義”很快受到各方的批評和質(zhì)疑。到了中期（約在2006-2011年間），各地法院開始重視“實質(zhì)正義”，認為OEM商品沒有進入我國市場，不會造成我國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認，不可能發(fā)生損害事實，因此不宜再機械地適用《商標法》中的侵權(quán)條款。

　　實際上，北京市高級人民法院曾在2004印發(fā)的《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中（京高法發(fā)[2004]48號）對此問題進行表態(tài)：“造成相關(guān)公眾的混淆、誤認是構(gòu)成侵犯注冊商標專用權(quán)的前提。定牌加工是基于有權(quán)使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認，不應(yīng)當認定構(gòu)成侵權(quán)。”但是，這一解答沒能改變早期的主流觀點，北京市高級人民法院也在2006年印發(fā)的《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發(fā)[2006]68號）中刪除了這一表態(tài)。

　　2010年7月1日，最高法辦公廳回復海關(guān)總署的《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復函》中也明確表示：“（涉外定牌）產(chǎn)品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆誤認……此種情形不屬于《商標法》第52條規(guī)定的侵犯注冊商標專用權(quán)的行為”。

　　實踐中，越來越多的法院采納了“不會造成混淆誤認”的觀點。例如，福建省高級人民法院的(2007)閩民終字第459號民事判決（BOSS案）認定：“中國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能也沒有機會接觸到標有訟爭商標的西服，就更不可能造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認，而造成相關(guān)公眾的混淆、誤認是認定構(gòu)成侵犯注冊商標專用權(quán)的前提。”隨后，上海市高級人民法院的(2009)滬高民三(知)終字第65號民事判決（JOLIDA案）、江蘇省高級人民法院的(2012)蘇知民終字第0297號（SOYODA案）也采納了相同觀點。

　　值得一提的是，最高院于2009年4月21日下發(fā)了《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》，該意見第18條規(guī)定：“妥善處理當前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應(yīng)當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責任的承擔。”不過，由于沒有進一步解釋，各地法院對“必要的審查注意義務(wù)”的理解也不盡相同，在案件審理中亦會施以不同的裁判標準。

　?。ㄈ┠壳白罡咴合嚓P(guān)再審判決明確了OEM行為并非《商標法》意義上的使用行為，因此不構(gòu)成商標侵權(quán)

　　第一例OEM再審案為最高院的(2014)民提字第38號案（PRETUL案）。該案中，浙江省寧波市中級人民法院、浙江省高級人民法院在一審、二審中均判定涉案OEM行為構(gòu)成侵權(quán)。隨后，浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司（一審被告、二審上訴人）不服二審判決提起再審，最高院予以提審。最終，最高院再審判決認定：“雖然《商標法》第四十八條中的‘用以識別商品來源的行為’系2013年商標法修改時新增加，但并不意味著對商標法關(guān)于商標的使用有了本質(zhì)的變化，而是對商標的使用進行的進一步的澄清，避免將不屬于識別商品來源的使用行為納入商標使用范疇，進而導致《商標法》第五十二條的擴大適用。”因此，最高院認定，加工方使用相關(guān)標識的行為，不構(gòu)成商標侵權(quán)。

　　第二例OEM再審案為最高院的(2016)最高法民再339號案（東風案）。該案中，江蘇省常州市中級人民法院一審判定涉案OEM行為不構(gòu)成侵權(quán)，江蘇省高級人民法院二審改判構(gòu)成侵權(quán)。隨后，江蘇常佳金峰動力機械有限公司（一審被告、二審被上訴人）不服二審判決提起再審，最高院予以提審。最終，最高院再審判決認定：“不用于識別或區(qū)分來源的商標使用行為，不會對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤導或引發(fā)混淆，以致影響商標發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能，不構(gòu)成商標法意義上的侵權(quán)行為。本案中，在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過程中，相關(guān)標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司（一審原告，二審上訴人）涉案注冊商標在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導致相關(guān)公眾的混淆誤認。”

　　其實自2011年起，已經(jīng)有法院開始從“商標使用”角度解讀OEM行為。例如，廣東省高級人民法院的(2011)粵高法民三終字第467號民事判決、山東省高級人民法院的（2012）魯民三終字第81號民事判決等。但是，直到最高院再審判決的作出，“非商標使用行為”才逐漸成為主流觀點。也就是說，在OEM侵權(quán)案件中，應(yīng)當首先判斷涉案標識是否在我國發(fā)揮了識別商品來源的功能，如果沒有發(fā)揮指示功能，就不構(gòu)成商標法意義上的使用，更談不上“侵權(quán)”。

　　需要指出的是，最高院“東風案”還對“必要的審查注意義務(wù)”進行了闡述：“除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務(wù)，對上柴公司的商標權(quán)造成了實質(zhì)性的損害，一般情況下不應(yīng)認定侵害商標權(quán)。本案中，常佳公司已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標權(quán)利狀態(tài)。在印度尼西亞相關(guān)司法機構(gòu)判決相關(guān)商標歸屬上柴公司期間，還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了適當數(shù)額的補償費用?？梢姡＜压緦τ谙嚓P(guān)商標權(quán)利狀況已經(jīng)適當履行了審慎適當?shù)淖⒁饬x務(wù)。”筆者認為，既然已經(jīng)認定OEM為“非商標使用行為”，就無需再探討“必要的審查注意義務(wù)”，最高院的這一探討仍可能導致未來的爭議。

　　商標行政案件中OEM案件的司法認定及發(fā)展歷史

　　根據(jù)知產(chǎn)寶的統(tǒng)計，OEM行政案件共有19個，解決的是“是否屬于商標使用”，其中14個認定屬于使用，5個認定不屬于使用。實際上，根據(jù)《商標法》的規(guī)定，“商標使用”主要體現(xiàn)在第三十二條“以不正當手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”以及第四十九條“連續(xù)三年不使用”兩項條款中，下文將圍繞這兩項條款進行討論。

　?。ㄒ唬└骷壏ㄔ阂恢抡J為OEM行為不屬于《商標法》第三十二條中的“在先商標使用”

　　在最高院的(2012)行提字第2號案（無印良品案）中，為證明“在先使用并有一定影響”，良品計畫提交了珠海良品公司為其從事商品加工、檢測及配送的生產(chǎn)證據(jù)，以及“無印良品”商標在日本及中國香港的宣傳和使用證據(jù)。北京市第一中級人民法院認定，在案證據(jù)不能證明“無印良品”商標在中國的實際使用。良品計畫不服提起上訴，北京市高級人民法院在二審判決中明確表示：“在案證據(jù)僅僅能證明良品計畫委托中國大陸境內(nèi)廠家加工生產(chǎn)第24類商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，故不能證明‘無印良品’商標中國境內(nèi)的實際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉”。雖然良品計畫不服提起再審，但是最高院的再審判決仍然維持了二審判決，認定在案證據(jù)不足以證明“無印良品”商標在中國大陸的實際使用并具有一定影響。

　　（二）在涉及《商標法》“撤三”條款的案件中，各級法院普遍認為OEM行為屬于“撤三”案件中的“商標使用”。但隨著最高院的反復表態(tài)，北京市高級人民法院在最新的判決中明確，不宜再對“撤三”案件中的OEM行為采用雙重標準，OEM行為不再構(gòu)成“撤三”案件中的“商標使用”

　　根據(jù)筆者統(tǒng)計，OEM行政案件大多為“撤三”案件。由于“撤三”條款的設(shè)立目的是“鼓勵和促使商標權(quán)人使用商標，避免商標資源閑置、浪費，而非懲罰商標權(quán)人，該項制度下的商標使用不是產(chǎn)生權(quán)利的使用，而是在已經(jīng)獲得權(quán)利的基礎(chǔ)上，激活商標，行使并維持權(quán)”，在“撤三”案件的實踐中，北京市第一中級人民法院、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級人民法院均認為OEM行為屬于“商標使用”。例如，北京市高級人民法院在（2010）高行終字第265號行政判決中認定：“雖然來料加工的成品并未實際進入中國大陸市場流通領(lǐng)域，但是如果不認定來料加工為商標使用行為，相關(guān)商標專用權(quán)因未使用而構(gòu)成被撤銷的理由，恐不盡公平，且有悖于拓展對外貿(mào)易政策。”最終，北京市高級人民法院在該案中維持了涉案商標的注冊。

　　此外，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在(2015)京知行初字第3764號行政判決中，對最高院“無印良品”案判決在“撤三”案件中是否適用作出了下述評述：“最高人民法院(2012)行提字第2號判決系針對定牌加工是否屬于修改前《商標法》第三十一條的‘在先使用并有一定影響的商標’的情形，不能成為判定是否屬于‘連續(xù)三年停止使用情形的當然依據(jù)’。”最終，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在該案中仍然認定OEM行為屬于“撤三”案件中的“商標使用”。

　　但是，北京市高級人民法院在2017年12月15日作出的(2016)京行終5003號行政判決中已經(jīng)轉(zhuǎn)變觀念，參考適用了最高院的“無印良品”案以及“PRETUL”案，并認為：“雖然最高院在上訴案件中涉及條款與撤銷案件中的條款不同，但是，除非法律本身作出明確區(qū)分，在同一部法律內(nèi)對相同概念作相同理解，是法律理解和適用的必然要求，否則將導致法律適用過程中法律概念的沖突和矛盾。因此，不應(yīng)將未在中國大陸地區(qū)實際銷售而僅供出口的商品上的商標貼附行為認定為商標法意義上的商標使用行為，并僅據(jù)此而維持商標的注冊。”最終，北京市高級人民法院在該案中認定OEM行為不屬于“撤三”案件中的“商標使用”。

　　北京市高級人民法院最新的判決，是否意味著OEM行為一律不屬于“撤三”案件中的“商標使用”，目前尚未有定論。然而，北京市高級人民法院作為商標行政案件的終審法院，此次觀念的改變，必將對日后的OEM“撤三”案件的審理起到重要的指導作用。從根本上說，民事與行政案件中的“使用”并無差別，理應(yīng)對其作相同的理解，不應(yīng)再采取雙重標準，這也更有利于分析OEM的本質(zhì)，從而避免紛爭，更好地指導生產(chǎn)者和消費者目前的生產(chǎn)和生活。

　　譙榮德 北京市路盛律師事務(wù)所

　　蘇國寶 北京市路盛律師事務(wù)所

　　李曉丹 北京市路盛律師事務(wù)所

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